Как защитить права на товарный знак

Рынок предлагает потребителю множество товаров, при выборе потребители ориентируются, в том числе, на производителя. Чтобы помочь покупателю используются товарные знаки: обозначения, изображения с текстом или без него, объемные элементы, комбинации элементов (реже – другие варианты, звуки и даже запахи).

Товарные знаки регистрируются и становятся не только способом индивидуализации, но и эффективным маркетинговым инструментом. Теперь у фирмы есть права на него, никто не может использовать такое же или похожее изображение для продвижения однородных товаров и услуг.

Однако регистрация товарного знака не означает получение защиты автоматически, по умолчанию, необходима активная позиция по мониторингу рынка и отстаиванию своих прав при посягательстве конкурентов.

Почему важна защита прав

Регистрация товарного знака – дорогостоящая и длительная процедура, на нее уходит не менее 50 000 рублей и около полугода. Затраты, вложенные в разработку, оценить сложно, так как включается творческая составляющая. Это не просто обозначение, но и актив, который можно продавать, закладывать в банке для получения кредита. Товарный знак становится частью продукции и репутационного капитала, создает положительные ассоциации у потребителя. Покушение на него размывает понимание продукции фирмы у потребителя, плохо сказывается на имидже компании.

Использование товарного знака конкурентами:

• подрывает доверие потребителей к качеству товара;
• обесценивает рекламу, за счет нее продвигается чужой товар;
• делает неэффективными многие маркетинговые инструменты, такие как интервью с потребителями, например, о каком товаре люди оставляют отзывы неясно и т.д.;
• приводит к уменьшению аудитории и снижению дохода.

Конкуренты получают прибыль, ничего не вкладывая в продвижение товара, и могут причинить репутационный ущерб.

Регистрация как способ защиты

Чтобы появился объект для защиты, необходимо сначала зарегистрировать товарный знак. Это обязательная процедура, чтобы ввести его в правовое поле, в противном случае обращение к контролирующим и надзорным органам будет бесполезным. Для обозначения зарегистрированного товарного знака используется латинская буква R в окружности или фразы «товарный знак», «зарегистрированный товарный знак».

Регистрацией занимается Роспатент, заявление можно подать через Госуслуги или обратиться к патентному поверенному. Перечень документов небольшой: заявление, обозначение и его описание, перечень товаров и услуг, которые предполагается маркировать, но за исправление любой ошибки придется дополнительно оплатить госпошлину.

Кроме того, Роспатент проводит экспертизу на плагиат, уже имеющиеся в реестре знаки или сходные зарегистрировать не получится. Проверку можно провести по платному сервису, необходимо использовать три типа критериев.

Не допускается регистрация одним лицом товарного знака на общепринятые символы. Так, в 2015 году Федеральная антимонопольная служба признала незаконным регистрацию товарного знака «Тамбовский волк», хотя в Роспатенте заявка прошла. Похожая ситуация сложилась и вокруг бренда «Саяны», зарегистрированного компанией «Жигулевское пиво». Такие действия считают злоупотреблением правом. Суд по интеллектуальным права подтвердил правильность решения ФАС.

С 29 июня 2023 года регистрировать товарные знаки могут не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые, а также иностранцы (с определенными ограничениями), в Гражданский кодекс Российской Федерации внесены соответствующие изменения.

Необходимо учесть, что хотя срок действия товарного знака составляет десять лет, его можно неоднократно продлевать. Заявка на регистрацию подается в регионе предполагаемого использования и исключительное право на товарный знак действует только в России, если он оформлен по российскому законодательству.

Как узнать, что права нарушены

Конкуренты далеко не всегда воспроизводят товарный знак в точности. Однако нарушением будет считаться даже использование обозначение «сходного до степени смешения». Формулировка обтекаемая и оценочная, но на практике устоялось ее понимание, смысл в том, чтобы понять, способен ли потребитель спутать товарные знаки.

Суды при определении такой вероятности исходят из того, как реагируют на товарный знак потребители, принимают во внимание давность его использования и место, способ использования (регион, сферу), оформление, содержание изображения.

Например, Арбитражный суд Москвы 29.08.2019г. в решении по делу А40-28290/19-27-264 признал, что использование вывески «Цех красоты» на салоне красоты является нарушением исключительного права на зарегистрированный товарный знак «ЦЕХ» в отношении сходных видов деятельности (центры здоровья, парикмахерские услуги, маникюр, массаж). При этом обозначение на вывеске было сходным по тексту, размеру шрифта, цвету и изображению. Суд взыскал с нарушителя компенсацию в размере 300 000 рублей.

Помимо схожего названия необходимо соблюдение еще двух условий, чтобы считать право на товарный знак нарушенным:

• однородный вид деятельности, однородные товары. То есть, если схожий знак используется автомастерской, а правообладатель открыл салон красоты с таким же названием нарушения нет. Однородность определяется по функционалу, способам реализации и аудитории на основании Международной классификации товаров и услуг. При этом имеет значение не то, чем реально занимается предприятие, а содержание документов.

Так, услуги по реализации товаров и рекламе Суд по интеллектуальным правам признал неоднородными в решении от 29.09.2017г. по делу №СИП-343/2017. Тогда как Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-95430/2018 31.03.2020 года постановил, что использование названия «РБМ Лигал АРТ» (в том числе, в доменном имени) в целях оказания консультационных услуг незаконно, так как есть зарегистрированный товарный знак «Лигал АРТ» для продвижения юридических услуг. Суд обязал ответчика прекратить нарушение и взыскал 500 000 рублей компенсации (истец просил 5 000 000 рублей). По делу была проведена комиссионная экспертиза.

• отсутствие разрешения правообладателя для использования обозначения в бизнесе. Если сшить платье, наклеить этикетку «12storeez» и носить его это не является нарушением, а вот продажа такого товара знакомому может послужить поводом для иска.

Чтобы исключить нарушение права на товарный знак рекомендуется разработать внутренний регламент по мониторингу рынка и прописать периодичность проверок, способы (включая использование достижений технологического прогресса), ответственных лиц, порядок действий.

Самые распространенные нарушения конкурентов

Для проведения полноценных проверок важно знать наиболее часто используемые способы нарушения исключительного права на товарный знак.

На практике все они признаются схожими до степени смешения. Перевод названия тоже могут признать слишком похожим.

В то же время Суд по интеллектуальным правам 17.02.2020г. по делу №СИП-26/2019 счел, что товарный знак LT не аналогичен LD. Суд не стал ориентироваться на фонетическое сходство, а принял во внимание, как потребитель выбирает товар, а оформление знаков совершенно разное.

Это далеко не все, но самые распространенные способы нарушения прав. Регистрируются товарные знаки даже на мемы и в таком случае использование смешной картинки любым способом в бизнесе будет нарушением законодательства. Так, «Страдающее Средневековье» – зарегистрированный товарный знак.

Какие возможности по защите прав есть у правообладателя

У владельца товарного знака есть несколько вариантов действий, важно определиться с собственными целями (устранить нарушение, взыскать компенсацию, прекратить недобросовестную конкуренцию) и заранее подготовиться. Главная задача – аннулировать товарный знак оппонента и прекратить нарушение, как это можно сделать:

• подать возражение в Роспатент, если конкурент зарегистрировал аналогичный товарный знак. Там проверят доводы и по итогам рассмотрения могут прекратить правовую охрану товарного знака и отменить решение о его регистрации. В споре по поводу LT и LD как раз изначально было подано возражение в Роспатент, который принял положительное решение, а затем оно было оспорено в Суде по интеллектуальным правам;
• обратиться в ФАС и пожаловаться на недобросовестную конкуренцию и нарушение рекламного законодательства. Также жалобы подавали, например, по поводу «Тамбовского волка», когда зарегистрировавший этот товарный знак предприниматель запрещал конкурентам использовать его;
• подать исковое заявление в суд, потребовать прекратить нарушение и взыскать компенсацию.

Также можно обратиться в Роспотребнадзор и заявить о признаках правонарушения по ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средства индивидуализации» или полицию, если конкурент причинил своими незаконными действиями значительный ущерб.

Обычно правообладатель идет либо в Роспатент, либо в суд, причем сначала собирает базу доказательств, в чем могут помочь иные надзорные органы.

На маркетплейсах и в социальных сетях можно добиться блокировки страницы конкурента, обратившись к администратору, модератору или в службу поддержки. Поиск в социальных сетях и маркетплейсах, на иных площадках осуществляется по хэштегу.

Также рекомендуется взаимодействовать с рекламными операторами (Яндекс-директ, Гугл-эдз), они обычно останавливают рекламные компании по заявке правообладателя, но при этом вправе запросить решение суда.

Что может требовать правообладатель

Варианты гражданской ответственности указаны в ст. 1515 ГК РФ:

• устранение незаконно используемых знаков индивидуализации. Так как товары, упаковки, этикетки с незаконно используемым товарным знаком являются контрафактом, можно требовать их изъятия из оборота или удаления с товаров (если введение в оборот продукции преследует общественно полезные цели);
• возмещение материального вреда. Вместо возмещения ущерба, который трудно доказуем, допускается взыскание компенсации до 5 миллионов рублей или двукратной стоимости контрафактных товаров, либо двукратной стоимости лицензии.

Размер компенсации определяет суд, он зависит от раскрученности бренда, серьезности нарушения, степени вины нарушителя (довольно часто конкуренты даже не догадываются о незаконном использовании знака, что не освобождает от ответственности). Чтобы обосновать размер компенсации и отстоять его в апелляции нужно ориентироваться в судебной практике, обосновать серьезность ситуации для правообладателя.

Подготовка к обращению в компетентные органы

Подготовиться к защите необходимо, чтобы иметь доказательства своих доводов для ответчика и государственных органов. Делается это самостоятельно или при помощи профессиональных юристов, госорганов, суд только рассматривает доказательства, которые обязаны предоставить стороны.

Каждый случай уникален и точно сказать, какие доказательства убедят суд невозможно, поэтому стоит собирать все возможные доказательства:

• сфотографировать вывеску или товары;
• произвести «контрольную закупку» и получить контрафактные товары, также сохранить накладные, чеки на них;
• сделать скриншоты страниц в Интернете: сайта, групп в социальных сетях, страниц в Интернет-магазинах.

Так как к моменту разбирательства сайт может уже не открываться, то скриншоты лучше заверить у нотариуса, чтобы у суда не возникло сомнений в достоверности материалов.

Результаты проверок госорганов – доказательства, которые суд очень редко признает недостоверными (только если при последующем оспаривании они были отменены).

Претензия и иск в Арбитражный суд

Досудебный претензионный порядок в соответствии с АПК РФ по некоторым спорам об использовании товарных знаков обязателен. Если его не соблюсти иск в арбитражном суде не примут.

Претензия полезна еще и тем, что позволяет в ряде случаев урегулировать спор без длительных судебных разбирательств, она имеет психологический эффект, особенно если сослаться на законодательство и судебную практику.

В претензии рекомендуется изложить все обстоятельства подробно, но четко, предупредить о возможности взыскания судебных расходов и компенсации, дать на рассмотрение примерно 30 дней и предложить лицензию по разумной и обоснованной цене. Особое внимание стоит уделить обоснованию сходства до степени смешения, приложить копии доказательств, чтобы подтвердить оппоненту серьезность своих намерений.

Если ответ не получен или конкурент отказался прекращать нарушение подается заявление в Арбитражный суд, споры по делам о товарных знаках это его подсудность, даже в случае участия в процессе самозанятых. Иск составляется строго по правилам АПК РФ, важно привести все доказательства и правильно сформулировать требования: убрать знак с вывески, запретить использовать его в домене, изъять продукцию и т.д. Размер компенсации тоже рекомендуется обосновать ссылками на известность фирмы, длительность нарушения, игнорирование претензии и т.д.

Сначала иск подается в обычный арбитражный суд субъекта РФ, обжаловать его решение можно в апелляции, а в кассации обращаются уже в Суд по интеллектуальным правам. В СИП также обжалуют решения Роспатента, ФАС.

Чек-лист по защите прав на товарный знак

Все же можно отметить, что судебная практика по делам о товарных знаках неоднородная, судам приходится решать, похоже ли одно изображение на другое, какие товары являются однородными, а какие нет, что не всегда очевидно. Неслучайно назначение экспертизы по таким делам используется очень часто.

При этом важен выбор заслуживающей доверия экспертной организации, правильная постановка вопросов, а также проверка экспертизы, которая не является безусловным доказательством для суда. Вынесение отрицательного решения одной инстанцией – не приговор, существует вариант с обжалованием. Многие дела окончательно решаются только в СИП, а также могут быть отправлены на новое рассмотрение. Тщательная подготовка к делу и сбор доказательств помогут избежать нескольких кругов рассмотрения и позволят положительному решению устоять.

При возникновении вопросов стоит рассмотреть вариант привлечения юриста по интеллектуальным спорам и введения постоянного контроля за использованием товарного знака.